Q & R – Guide de relance

WEBINAIRE 1 – Le Cerveau des ventes : Comment investir au bon endroit et au bon moment dans sa stratégie de commercialisation ?

À venir.

WEBINAIRE 2 – Gérer sainement votre propriété intellectuelle !

1. Quelle est la meilleure façon de protéger un nouveau produit lorsque nos moyens financiers sont très limités?

Philippe Bertin :

  • Réduire les dépenses en utilisant les protections intérimaires (Provisional patent application) qui ne coûtent vraiment pas cher et qui donnent 1 an pour procéder avec une demande formelle
  • Augmenter les budgets disponibles en utilisant les aides gouvernementales (programmes du CNRC-PARI, Soutien aux projets d’innovation d’Investissement Québec)
  • Se souvenir que la PI ne représente que 10% du coût de développement d’un produit et rentre donc habituellement dans la marge d’erreur et les aléas de la budgétisation d’un projet de R&D

Luc E. Morisset :

Pour répondre de façon pratique à cette question générale, il serait nécessaire de connaitre la nature du produit (par exemple, le niveau de sophistication technologique), les marchés et les territoires visés, les produits concurrents, les procédés de fabrication impliqués, comment les autres entreprises de l’industrie protègent leurs produits, le budget disponible, etc.
D’autre part, il serait utile d’identifier quels droits de PI peuvent être utilisés pour protéger la totalité ou une partie du nouveau produit. Le nouveau produit peut-il être protégé par une forme ou une combinaison de : secret, droit d’auteur, brevet, modèle d’utilité, dessin industriel, marque de commerce, etc. ? À défaut de pouvoir obtenir un brevet, soit parce qu’il n’y rien de brevetable ou la démarche est trop chère, l’usage combiné des autres droits de PI contribue aussi à protéger un nouveau produit.
Ralentir la concurrence ou assurer une certaine protection à un nouveau produit ne dépend pas uniquement de la PI et peut également passer par d’autres moyens complémentaires, par exemple : un procédé de fabrication ingénieux et secret faisant en sorte que les concurrents ne peuvent pas arriver à un coût de fabrication aussi bas, contrôler la matière première en intrant, être propriétaire des moules requis pour la fabrication, produit conforme à des normes, lancement en continu d’améliorations convoitées par les utilisateurs, excellente réputation du produit, du service après-vente et de la marque associée (branding), etc.
Enfin, le concept de « moyens financiers très limités » est bien relatif et à mon avis, cette contrainte ne devrait pas freiner une réflexion stratégique sur la pertinence d’investir dans un brevet, par exemple. Si l’on considère que l’échelonnement sur 20 ans des frais requis pour obtenir et maintenir un brevet au Canada équivaut au coût d’un petit café par jour (2,00 $ à 2,75$), écarter du revers de la main la possibilité d’obtenir un brevet, un actif monnayable et stratégique, ne serait pas considéré comme une décision d’affaires et financière raisonnée et soutenable.

Dominique Pomerleau :

Une étape essentielle est effectivement d’évaluer le projet dans son ensemble et de déterminer une stratégie personnalisée aux caractéristiques intrinsèques du produit, au(x) marché(s) et à votre entreprise en fonction des ressources financières disponibles. Généralement, le dépôt d’une demande de brevet provisoire est relativement peu dispendieux par rapport aux dépenses que vous avez engagées en recherche et développement. Ce dépôt prioritaire permet de reporter d’un an certaines décisions et les frais associés. Si le dépôt d’une demande provisoire est trop onéreux pour votre budget, il est possible de considérer la possibilité de protéger certains aspects d’un produit par voie de dessin industriel. Également, si le budget ne permet absolument pas d’entamer des démarches pour l’obtention d’un brevet et/ou d’un dessin industriel, il pourrait être avisé d’avoir recours à des options alternatives sans frais ou peu dispendieuses telles que la publication défensive. Cette stratégie empêcherait, au minimum, que la compétition s’approprie l’invention et limite votre liberté d’exploitation. Dans certaines juridictions – notamment, le Canada et les États-Unis – un délai de grâce après la première divulgation de l’invention est accordé pour déposer une demande de brevet. Il pourrait donc être possible de changer de stratégie dans les mois suivants si des fonds se libèrent.
Tel que suggéré par Philippe Bertin, il existe actuellement des programmes de subvention qui pourraient vous aider au niveau des frais associés à la protection de votre propriété intellectuelle.
Diverses options s’offrent à vous et le mieux est souvent de consulter un spécialiste.

2. Si l’on dépose un nouveau brevet, comment peut-on vérifier si des copies ont été commercialisées ailleurs dans le monde ?

Philippe Bertin :

  • Un brevet ne protège que dans les pays dans lesquels il a été déposé. Ailleurs l’inventeur n’a aucun monopole et ne peut empêcher des tiers de l’utiliser. Les copies pourraient donc être légales.
  • Recommandation : faire une demande PCT qui va donner jusqu’à 30 mois pour étendre sa protection dans différents pays, ce qui va laisser le temps de recevoir l’information par ses clients et/ou compétiteurs que des copies circulent et adapter la liste des pays couverts par un brevet en conséquence.

Luc E. Morisset :

C’est bien qu’une demande de brevet ait été déposée, mais on peut « vérifier si des copies été commercialisées dans le monde » sans avoir déposé une telle demande.
Voici quelques façons complémentaires :

  • Chercher dans les moteurs de recherche courants (Google, par exemple) les produits présentant des caractéristiques similaires à notre produit afin de repérer la ou les entreprises qui pourraient potentiellement avoir copié notre produit et offrir cette copie sur les territoires où l’on souhaite que notre demande de brevet soit octroyée. S’assurer de faire cette recherche périodiquement ;
  • Chercher dans les bases de données de brevets et de dessins industriels pour identifier les entreprises qui sont actives dans le domaine de notre invention/produit. Une fois ces entreprises identifiées, réaliser à nouveau la recherche indiquée en i. pour connaitre les produits commercialisés par ces entreprises, sur quelques territoires, etc. ;
  • Sensibilisons nos employés et nos représentants des ventes à l’importance de la PI pour leur employeur (c’est-à-dire notre entreprise) et demandons-leur d’être à l’affut (via réseaux sociaux, recherches, etc.) de produits qui pourraient potentiellement être une copie de notre produit. Des employés bien sensibilisés et responsabilisés à la PI sont autant « d’alliers » et « d’antennes » pour connaitre ce qui se passe dans la concurrence et sur les marchés.

Dominique Pomerleau :

Un brevet octroie un droit d’exclusif pour la fabrication, l’utilisation et la vente, incluant l’importation, sur le territoire où le brevet a été déposé. Il faut faire attention, car il ne constitue pas un droit d’exploiter librement une invention. En d’autres mots, vous pouvez être titulaire d’un brevet dans un pays et ne pas avoir de liberté d’exploitation pour le produit associé, car ce dernier est en contrefaçon d’un brevet en vigueur.

Par expérience, votre équipe des ventes est votre meilleur allié pour connaître les produits de la compétition. Il est donc important qu’ils connaissent bien votre portefeuille de propriété intellectuelle. Non seulement, ils pourront l’utiliser dans leurs arguments de vente, mais ils pourront également identifier les produits de la compétition potentiellement en contrefaçon.

Aussi, il est également possible de mettre en place des « veilles » technologiques, concurrentielles et commerciales, lesquelles sont utilisées par plusieurs secteurs industriels dans le but de se renseigner sur les plus récents développements dans leur domaine respectif. Une veille peut également être mise en place pour les demandes de brevet nouvellement publiées dans le même domaine technologique que votre invention.

3. Quel budget doit-on prévoir pour défendre un brevet ?

Philippe Bertin :

  • Dans le domaine des PME ou des start-ups peu de litiges se rendent jusqu’en cour (0,3% dans ma pratique). Le plus souvent des ententes de licence (plus ou moins obligatoires) sont conclues avec le contrefacteur qui devient ainsi un partenaire.
  • Des assurances spécifiques existent pour couvrir ce risque. Les primes varient en fonction du montant assuré (1 M $, 5 M $, 25 M$, …)

Luc E. Morisset :

Il revient à l’entreprise de défendre son brevet et faire respecter ses droits.
L’approche économique recommandée est d’appliquer l’approche des « petits pas ». Lorsque l’on constate que notre brevet (ou notre brevet en instance) semble faire l’objet de contrefaçon, une première bonne étape est d’en apprendre plus sur le produit en question et l’entreprise en faisant soi-même des recherches dans les bases de données de PI et les moteurs de recherche sur le produit (voir réponse à la question 2). Par la suite, communiquer avec son agent de brevet (qui fera probablement intervenir aussi un avocat spécialisé en PI), évaluer les différentes options qui s’offrent à nous et demander une estimation des honoraires à prévoir.

S’il y a bien un enjeu de contrefaçon, l’envoi d’une mise en demeure peut suffire et cela représente relativement peu de frais. Avant d’arriver de considérer devoir se rendre en cour pour obtenir un jugement, plusieurs occasions de négociation se présentent. Si ces efforts ne portent pas fruit, si ça va jusqu’en cour, tel que le mentionnait Dominique Pomerleau de Robic lors du webinaire, ça se conclut très fréquemment par une entente hors cour.

Dominique Pomerleau :

Très peu de dossiers se rendent à la Cour et les frais à prévoir varient à ce moment selon la complexité du dossier (nombre de brevets en litige, nombre de revendications impliquées, nombre d’experts nécessaires, etc.).

Toutefois, se faire copier peut-être vu comme une bonne nouvelle. Des compétiteurs sont intéressés par votre invention ! Elle a donc une valeur sur le marché. Il faut par la suite mettre en place une stratégie pour sortir gagnant. Il faut déterminer ce que vous pouvez tirer comme conclusion positive de cet acte de contrefaçon. Par exemple, est-ce qu’un partenariat (sous forme d’une licence exclusive ou non-exclusive, par exemple) pourrait être négocié avec le contrefacteur pour augmenter votre présence sur une partie ou la totalité du marché ? Au contraire, préférez-vous simplement exclure le contrefacteur de tout le marché possible ? Selon la stratégie sélectionnée, la première étape peut être la transmission d’une mise en demeure ou, simplement, une discussion entre présidents pour tenter d’entamer une négociation d’affaires. Ainsi, les frais à prévoir varieront selon la stratégie sélectionnée.

4. Est-ce que la commercialisation rapide du nouveau produit breveté nous protège contre les copies ou imitations ? J’imagine que si le marché en veut plus et que l’on ne suffit pas à la demande le risque d’être copié est plus grand ?

Philippe Bertin :

Être copié est une bonne nouvelle : c’est la preuve que le produit présente un grand intérêt. Et si on est copié par une grosse entreprise, c’est une grosse bonne nouvelle. Il ne reste plus qu’à conclure des accords de licence et à encaisser les royautés…

Luc E. Morisset :

Commercialisation rapide ou pas, personne n’est à l’abri de la copie ou de l’imitation. Comme le mentionne mon collègue Philippe Bertin, ça peut d’ailleurs être considéré une bonne nouvelle.

En innovation, la rapidité avec laquelle on commercialise un nouveau produit est une tactique connue pour tenter de s’approprier des marchés, se distinguer de la concurrence, etc. Encore faut-il que le nouveau produit en question réponde de façon significativement mieux aux besoins du marché que les produits concurrents ou les approches alternatives. Pour être en mesure de répondre à la demande (celle au-delà des espérances !), des partenariats de fabrication et de distribution prévus tôt dans le processus de développement du nouveau produit devrait faciliter à répondre à cet engouement et éviter que d’autres profitent des efforts et des investissements déployés pour sortir votre produit en premier sur le marché.

Une approche pour atténuer les effets négatifs de l’arrivée de produits concurrents serait de miser sur une bonne stratégie de marque de commerce, en combinaison avec l’usage stratégique et complémentaire du brevet, du dessin industriel et du secret.

Si le produit se distingue vraiment, que la qualité et le service après-vente sont au rendez-vous, utilisée stratégiquement, la marque permettra de capturer la réputation du produit et de l’entreprise et favoriser la fidélisation. Et lorsqu’une marque prend de la valeur, elle pourrait potentiellement faire partie d’éventuelles ententes avec de gros joueurs, si c’est la voie qui s’offre éventuellement à l’entreprise.

Selon mes observations, les entreprises technologiques auraient intérêt (afin de bâtir plus de valeur monnayable et stratégique) à davantage utiliser la marque en combinaison avec les secrets, les brevets et les dessins industriels.

Dominique Pomerleau :

En fait, c’est la valeur de votre invention qui va provoquer des actes de contrefaçon. Si votre invention est sans intérêt, personne ne voudra la copier. Au contraire, si votre invention a une valeur sur le marché, les compétiteurs voudront produire quelque chose de similaire pour accroitre leur part du marché. Il est possible qu’ils commercialisent un produit similaire sans même être informés ou avoir considéré votre brevet ou votre demande. Il est également possible qu’ils essaient de contourner les revendications de votre brevet pour offrir un produit similaire, mais sans enfreindre votre brevet. Il est donc essentiel que votre brevet soit bien rédigé, car il déterminera la portée de votre droit exclusif et, par conséquent, les barrières que la compétition aura à franchir pour éviter de l’enfreindre tout en commercialisant un produit similaire.

5. Peut-on garder longtemps un brevet en attente (patent pending) ?

Luc E. Morisset :

Il y a deux écoles de pensés à ce propos, chacune ayant des avantages et des inconvénients.

La première école de pensés préfère garder le brevet en instance le plus longtemps possible afin notamment de repousser les frais dans le temps (quelques années avant la délivrance du brevet). C’est souvent l’approche utilisée pour les inventions qui nécessitent plus de développement et d’argent avant d’être intégrées dans un produit qui sera commercialisé.

L’autre école de pensés favorise l’accélération des procédures d’obtention de brevet afin d’avoir en main un brevet délivré par le ou les gouvernements. Contrairement au brevet en instance, le brevet délivré peut servir à faire respecter ses droits dans les cas de contrefaçon. De plus, un brevet délivré a plus de valeur, répondant aux critères de brevetabilité et bénéficiant de la présomption de validité. Généralement, un brevet délivré peut davantage rassurer un investisseur qu’une demande en instance.

Quelle est la meilleure approche ? Laquelle est la plus appropriée pour votre situation ? Le choix dépend de trop de facteurs pour tous les traiter ici.

Dominique Pomerleau :

Aux États-Unis, la procédure d’examen est entamée automatiquement. En moyenne, une première lettre officielle est émise dans les 18 à 24 mois suivant le dépôt de la demande de brevet régulière. Toutefois, il est possible de maintenir la demande de brevet en instance aussi longtemps que désiré, tant qu’un avis d’acceptation n’est pas émis, en poursuivant les échanges avec le Bureau des brevets, maintenant ainsi le statut « demande de brevet en instance » (ou « patent pending »). Toutefois, des frais sont associés à chacune des réponses déposées pour maintenir la demande en vigueur.

Au Canada, le demandeur dispose d’un délai de 4 ans, à partir de la date de dépôt de la demande de brevet, pour déposer la requête d’examen. Toutefois, contrairement aux États-Unis, si l’examinateur considère que la procédure d’examen stagne, il est possible qu’il émette une lettre officielle « finale » qui laissera une dernière opportunité pour mettre la demande en état d’acceptation, sans entreprendre une procédure d’appel.

Aux États-Unis, il est également possible de déposer des demandes de type « continuation » pour conserver une demande de brevet toujours en instance pour une technologie. Cette stratégie est fréquemment mise en place par les sociétés ayant des budgets importants en propriété intellectuelle pour laisser toujours un flou sur la portée finale de la protection et, au besoin, modifier les revendications de la demande en instance si un compétiteur se rapproche trop des revendications du ou des brevets délivrés de la même famille sans toutefois les enfreindre.

En cas de problématique de contrefaçon, il est recommandé d’accélérer la procédure d’examen pour obtenir un brevet délivré plus rapidement. De manière générale, la majorité des sociétés attendent que le brevet soit délivré aux États-Unis pour déposer la requête en examen au Canada pour simplifier la procédure d’examen dans ce pays et réduire les frais associés.

6. Peut-on avoir plus d’information pour le choix des pays où déposer des demandes de brevet et la stratégie à suivre pour couvrir 80% du marché avec 20% de dépenses ?

Philippe Bertin :

On dépose habituellement des demandes de brevet là où on a des clients, des compétiteurs et des fournisseurs. S’il y en a partout, on exploite la recherche d’art antérieur pour savoir où les compétiteurs ont déposé les leurs.

Luc E. Morisset :

La réponse de Philippe Bertin couvre bien le sujet.

J’ajouterais que le choix des pays requiert notamment une analyse des marchés visés, de la concurrence, du PESTEL, du modèle d’affaires et des objectifs stratégiques de l’entreprise.

Dominique Pomerleau :

Il est possible de déterminer dans quels pays se situent vos principaux compétiteurs et/ou vos principaux partenaires et dans quels pays ces derniers protègent leurs inventions en utilisant l’information contenue dans les bases de données sur les brevets. Par la suite, il est également possible d’établir un budget pour les frais de protection dans chacun de ces pays et de déterminer les pays dans lesquelles il est possible de déposer une demande de brevet en fonction du budget disponible et en fonction de l’ordre de priorité.

7. Est-ce que du code informatique qui traite des données brutes pour en extraire une information à valeur ajoutée pour un client peut aussi être considéré un secret industriel pour l’entreprise qui emploie l’auteur du code (vs. Droit d’auteur) ?

Philippe Bertin :

  • Le code informatique est protégé par les lois sur le droit d’auteur. La façon dont les données brutes sont traitées (procédé) pourrait éventuellement et selon les juridictions faire l’objet d’un brevet.
  • Voir également les protections liées aux bases de données

Luc E. Morisset :

J’ajouterais que le code informatique peut également être considéré comme du secret d’affaires qui requiert de la part de l’entreprise de prendre les dispositions nécessaires pour bien gérer et protéger ses secrets. Le secret, tout comme les autres formes de doits de propriété intellectuelle, peut faire l’objet de transfert (droits d’usage, cession et autres) à des tiers. Le cas échéant, cela requiert évidemment la mise en place de solides ententes contractuelles rédigées par des avocats préférablement spécialisés en propriété intellectuelle.

Dominique Pomerleau :

Le code informatique peut effectivement être protégé par droit d’auteur en plus d’être un secret industriel. Il faut savoir qu’il n’est pas essentiel au Canada de fournir le code informatique, ou une partie de celui-ci, pour enregistrer un droit d’auteur.

8. Sommes-nous protégés avec un patent pending ?

Luc E. Morisset :

Voir ma réponse à la question 5. En complément de réponse, un brevet en instance ne protège que la date de priorité, reconnaissant la priorité du premier déposant. Lorsque le brevet est délivré à la conclusion de l’examen de la demande, il offre une plus grande protection, une protection de certains aspects considérés brevetables de l’invention, permettant notamment de faire valoir ses droits en situation de contrefaçon par un tiers. Il est également utile de réaliser que cette protection est relative, car un brevet octroyé par un gouvernement ne bénéficie que d’une présomption de validité. À ce sujet, il arrive parfois que des concurrents tentent d’invalider le brevet d’un rival. Si le brevet survit à cette tentative d’invalidation, on pourrait alors considérer que celui-ci a bien relevé le test de protection de l’invention revendiquée dans ce brevet. On peut spéculer que la valeur d’un brevet survivant à une tentative d’invalidation a plus de valeur que celui bénéficiant que de la présomption de validité.

Dominique Pomerleau :

Le dépôt d’une demande de brevet établit une date de priorité, mais c’est la délivrance d’un brevet dont la portée est définie qui donne un droit exclusif. Si un acte de contrefaçon est observé, il est généralement recommandé d’accélérer le processus d’examen pour qu’un brevet soit délivré dans les meilleurs délais. Il existe des procédures pour accélérer les procédures d’examen et, si un acte de contrefaçon est observé, il est suggéré d’en discuter avec son agent de brevets rapidement.

9. Si j’ai mon brevet en Amérique du Nord et que les Chinois ont reproduit mon invention, peuvent-ils vendre ce produit en Amériques du Nord soit au marché noir ou marché légal ?

Luc E. Morisset :
Le brevet octroyé par un pays ou une juridiction permet à l’inventeur d’empêcher un tiers d’utiliser l’objet du brevet, sur un territoire donné et pour une période donnée. Or, si le produit chinois est en contrefaçon de votre brevet qui a été obtenu au Canada et aux États-Unis, ce produit ne peut pas en toute légalité être fabriqué, vendu, utilisé, importé (etc.) au Canada et aux États-Unis. Avec l’entrée en vigueur du traité de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, le Canada a l’obligation accroître les moyens devant être déployés afin de restreindre l’entrée de produits contrefaits à la frontière et la libre circulation de ces contrefaçons sur son territoire.

10. Le COÛT de la PI ?

Philippe Bertin :

Les règles habituelles de gestion sont de considérer qu’ils sont de l’ordre de 10% du coût de développement du produit.

Luc E. Morisset :

La question évoque la PI dans son sens large, ce qui implique toutes les formes de PI et des droits qui la protègent (notamment : secret, brevet, dessin industriel, droit d’auteur, marque de commerce, certificats d’obtention végétale, topographie de circuits intégrés).

Or, les coûts directs de ces droits varient de sans frais (pour les secrets notamment) à plusieurs milliers de dollars (pour les brevets, par exemple).

À cela s’ajoutent les frais de gestion et de maintien de la propriété intellectuelle. Par exemple, l’entreprise misant sur les secrets doit mettre en place les moyens pour s’assurer que ses secrets demeurent confidentiels : réduction des accès, ententes de confidentialité, sensibilisation et responsabilisation des employés, etc. Cela comporte évidemment des coûts.

À mon avis, compte tenu de l’importance stratégique de la PI et puisque pour la majorité des entreprises, la PI correspond à ce qui a le plus de valeur parmi tous les actifs de l’entreprise (actifs incorporels), la PI doit être considérée comme un investissement et non une simple dépense.

Dominique Pomerleau :

Tel que mentionné lors de l’introduction de la présentation, il existe plusieurs types de propriété intellectuelle (PI) et qui sont énumérés ci-dessus dans la réponse de Luc. Chaque titre de propriété intellectuelle a ses règles propres pour la protection et, bien entendu, des frais associés. De plus, les frais associés varient selon les juridictions où le titre de propriété intellectuelle est demandé. Également, les frais varient aussi selon la complexité du dossier.